Neste cenário de pandemia que todos estamos enfrentando, o uso da tecnologia para manutenção e divulgação dos mais variados negócios ficou muito mais evidente, não é?
A necessidade de adaptação das empresas para se manterem ativas no mercado foi de encontro ao uso das tecnologias e meios de comunicação. Com isso, as chances de serem encontradas pelo público alvo, considerando o isolamento social, se tornaram muito maiores.
No entanto, alguns riscos decorrentes deste uso quase que exclusivamente digital também se tornaram mais evidentes.
Ou seja, a preservação da marca mediante registro passou a ser uma medida essencial para a garantia de direitos de uso do nome de uma empresa (ou simbologias e etc).
Mas não é só isso.
O registro de uma marca é mais abrangente, pois não garante apenas os direitos individuais do titular, como alcança os direitos dos consumidores quanto à qualidade do produto ou serviço adquirido e, consequentemente, atinge as responsabilidades dos comerciantes nas relações de consumo.
Desta forma, o registro de marca tem sido procurado cada vez mais, a fim de garantir que as marcas sejam utilizadas somente por quem as criou e não por terceiros almejando vantagens financeiras ilicitamente.
Ocorre que alguns conflitos sobre registro de marca também passaram a ser evidenciados, como na hipótese de uma marca ser registrada perante o INPI, mas o detentor original utilizá-la sem o devido registro. O que acontece? O criador perde o direito?
Existe o direito de precedência à marca por uso de boa-fé. Você conhece?
Decidimos explicar a importância deste conceito, diante da existência de diversos conflitos relacionados ao registro de marca. Confira a seguir.
O registro de marcas
Como dissemos, especialmente em tempos de pandemia ficou ainda mais evidente a necessidade de adaptação tecnológica pelas empresas.
Junto a isso, a criação e registro de uma marca manifesta-se como algo imprescindível a todo tipo de negócio, de modo a preservar o direito de uso exclusivamente a quem é proprietário, assim como a proteção dos consumidores.
É através do registro que se garante a exclusividade sobre a marca. No campo jurídico, existem três funcionalidades, vejamos:
- atributiva: a formalidade do registro da marca confere a propriedade e a respectiva proteção ao titular;
- declarativa: o reconhecimento da proteção àquele que comprovar ter sido o primeiro a utilizar o sinal distintivo, ou seja, quem ocupa a marca sem a formalidade registral (segundo juristas, chama-se de “ocupação”);
- mista: a proteção advém do registro ou da ocupação.
Mas o que isso significa e por quê é importante mencionar?
A regra geral é que, nos termos da LPI, que falaremos a seguir, o registro é o ato formal que garante a propriedade sobre a marca. No entanto, o uso, na prática, mesmo sem o registro oficial, também pode garantir a propriedade e, ainda, prevalecer sobre um registro feito, dependendo do caso em concreto.
Em outras palavras, o direito de precedência (foco deste artigo) é resguardado àquele que utiliza a marca de boa-fé (art. 129, da LPI), mesmo que exista registro concedido a um terceiro.
A Lei da Propriedade Industrial regulamenta o direito ao registro de marca àqueles que a criaram, passando a existir o direito à propriedade intelectual.
Mas como funciona?
O órgão responsável pelo registro de marcas é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. É para ele que devem ser direcionados os requerimentos de registro de marca e avaliação dos requisitos.
Em regra, para o INPI, não importa quem usava ou quem usou a marca antes do registro, ou seja, o primeiro que realizar o pedido de registro, se comprovados os requisitos, leva.
O procedimento administrativo do INPI é basicamente o seguinte:
- Recebimento do pedido de registro com a documentação e comprovação do pagamento de taxa;
- Análise dos requisitos e pesquisa de existência do registro da mesma marca no banco de dados do INPI;
- Publicação na Revista do INPI do pedido de registro de marca, oportunizando em até 60 dias a oposição por terceiros;
- Decisão final autorizativa ou negativa do registro.
Resumidamente, é assim que funciona o procedimento administrativo do registro.
Mas e se, por acaso, alguém realizar o pedido de registro da marca, extrapolando o prazo de 60 dias para oposição, e o verdadeiro criador da marca vir a descobrir, perde o direito de uso?
Confira a seguir.
O que é o direito de precedência ao registro de marcas?
O direito de precedência ao registro de marca consiste na possibilidade de quem utilizava uma marca por pelo menos 6 (seis) meses antes do pedido de registro formalizado por outrem, ter o reconhecimento do direito ao registro da marca.
Ou seja, se uma empresa utiliza a marca x para divulgar o produto ou serviço no mercado, de boa-fé, mas deixa de realizar o registro perante o INPI, se um terceiro vier a pedir o registro da mesma marca, poderá exercer o direito à precedência do registro da marca utilizada de boa-fé.
Importante: é necessário comprovar que a marca já estava sendo utilizada em escala comercial por pelo menos 6 (seis) meses antes do pedido de registro formalizado por terceiro, bem como realizar o depósito da marca sobre a qual será reivindicado o direito de precedência.
E se mais de uma pessoa alegar que utilizava de boa-fé, por mais de seis meses, a marca com pedido de registro formalizado por um terceiro?
Neste caso, se duas pessoas informam e solicitam o direito de precedência, a que realiza o pedido de reconhecimento antes, leva o registro.
Como funciona o direito de precedência ao registro de marcas?
Segundo as normas do INPI, o direito de precedência pode ser exercido durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da decisão publicada na Revista do INPI que menciona o pedido de registro da marca.
Todavia, o poder judiciário já manifestou contrariamente, no sentido de que, independentemente se extrapolou o prazo de 60 dias, há possibilidade de ser requerido o direito de precedência do registro de marca.
Mas, afinal, ultrapassado o prazo de oposição de 60 dias, a única alternativa é a judicial?
Existem duas formas de buscar o reconhecimento do direito de precedência, então.
Administrativamente
Mesmo após o transcurso do prazo de 60 dias, é possível obter o direito de precedência de forma administrativa, por meio de um pedido de nulidade do registro já concedido a outrem pelo INPI, conforme o art. 168, da LPI:
Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.
O procedimento administrativo pode ser provocado de ofício ou a requerimento de qualquer interessado perante o INPI, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da expedição do certificado de registro, com fundamento no art. 169 da LPI.
O processo será decidido pelo Presidente do INPI após oferecimento de prazo para manifestação do titular.
Judicialmente
Na esfera judicial, o direito de precedência pode ser exercido mediante ação de nulidade proposta pelo INPI ou qualquer interessado, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, contados da data da concessão do registro, com fundamento nos arts. 173 e 174, da LPI.
Nos próprios autos da ação de nulidade, o juiz poderá conceder liminarmente pela suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, desde que atendidos os requisitos processuais próprios.
Portanto, mesmo que o prazo de 60 dias para oposição tenha sido ultrapassado, em até 5 anos é possível a declaração do direito de precedência, judicialmente.
A previsão das normas supra destacadas observam as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal que, nos termos do art. 5, inciso XXIX, prevê o direito:
“(…) à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.
Portanto, caso esteja passando por situação semelhante, recomendamos a busca por orientação jurídica, para lhe auxiliar a exercer seus direitos.
O uso anterior de boa-fé
Mas afinal, o que é considerado uso anterior de boa-fé?
Segundo o art. 129, da LPI:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.
Percebe-se que a legislação não define o conceito de boa-fé, mas a coloca como um dos requisitos para o direito de precedência, gerando ampla margem de interpretação e discussão sobre o que é, de fato, a boa-fé.
A interpretação dada pelos tribunais brasileiros circunda o uso da marca no mercado, para fins vinculados à prestação de serviços ou produtos, justificando-se a falta de pedido de registro anterior.
Ou seja, se a marca era utilizada como referência às atividades empresariais praticadas, ao menos em 6 (seis) meses anteriores ao pedido de registro por terceiro, considera-se boa-fé do requerente do direito de precedência.
De todo modo, há ampla margem de discussão no âmbito judicial.
Como comprovar direito de precedência ao registro de marcas?
A comprovação do direito de precedência se dá por meio de documentos que evidenciem o cumprimento dos requisitos exigidos pela LPI.
Portanto, as provas devem demonstrar o uso da marca, de boa-fé, no período de 6 meses que antecedem o pedido de registro formulado por terceiro.
Quaisquer documentos datados, impressos, sejam eles fiscais ou não, podem ser meios de provas do uso da marca.
O importante é que a atividade principal do negócio seja utilizada com vinculação a uma marca.
Sem isso, fica prejudicado o direito de precedência.
Como é feito o requerimento do direito de precedência ao registro de marcas?
O direito de precedência deve ser requerido ao INPI, no prazo de oposição ao pedido de registro feito por terceiro, conforme falamos acima.
Ou seja, para o INPI, a regra geral é que o direito de precedência é válido se manifestado no período de 60 dias posteriores à data da decisão do INPI que divulga o pedido de registro em trâmite.
Extrapolado esse prazo, o requerimento pode ser através de um pedido de nulidade direcionado ao INPI, de ofício ou pela parte interessada, desde que cumpra o prazo de 180 dias contados da certificação do registro, ou judicialmente, por meio de ação de nulidade de registro em face do INPI, no prazo de até 5 anos da concessão do registro.
Como manter o direito sobre a marca?
Importante destacar que o uso exclusivo sobre a marca é possível quando, um mesmo nome ou simbologia forem vinculados a um mesmo tipo de produto ou serviço.
As hipóteses mais corriqueiras que acontecem esse tipo de litígio são aquelas previstas no art. 124, incisos V e IXI:
“V – Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
XIX – Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.
Significa que, se houver uma marca utilizada para um negócio x e a mesma marca utilizada para um negócio y, o INPI poderá aprovar o registro de ambas, já que a finalidade é distinta, salvo quando se tratar de marca de alto renome, cuja proteção abrange todos os ramos de atividade.
Isso porque o registro da marca tem como principal objetivo impedir confusão pelos consumidores. Ou seja, evitar que um consumidor adquira um produto acreditando ser de outro.
Se não houver indícios da possibilidade de confusão pelos consumidores, uma mesma marca pode ser utilizada por duas pessoas distintas, com negócios distintos.
O prazo de validade do registro de marca é, em regra, de 10 anos, podendo ser prorrogado.
Como proteger a sua marca?
Como mencionamos ao longo deste artigo, o registro da marca é essencial para garantir a propriedade ao titular, porém, também tem objetivo de assegurar os direitos dos consumidores, assegurando-lhes a qualidade, confiança e até às responsabilidades relativas ao uso do produto ou serviço adquirido.
Mas, indo além, o que é a marca? É apenas o nome do negócio?
A marca é o sinal distintivo visualmente perceptível ou a combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.
É, portanto, um bem imaterial, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.
A marca não possui apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas também proteger os adquirentes (consumidores) de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço.
No ordenamento jurídico, a marca pode compreender ao menos quatro funções:
1 – Identificar o produto ou serviço, distinguindo-o do congênere existente no mercado;
2 – Assinalar a origem e a procedência do produto ou serviço;
3 – Indicar que o produto ou serviço identificado possui o mesmo padrão de qualidade; e
4 – Funcionar como instrumento de publicidade, configurando importante catalisador de vendas
Ou seja, a marca compreende todos os sinais distintivos que permitem diferenciar um negócio do outro, protegendo tanto o titular quanto os consumidores contra a concorrência desleal, quando registrada. Também torna possível que a adoção de medidas preventivas e corretivas sejam adotadas pelo titular, ao ponto de gerar maior valorização no mercado.
Podemos destacar algumas hipóteses corriqueiras em que há litígio relativo ao uso da marca, que são aquelas previstas no art. 124, incisos V e IXI:
“V – Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
XIX – Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.
Por isso, é extremamente importante que a marca seja registrada, de modo a evitar que eventuais problemas de consumo sejam direcionados a sua empresa, além de evitar que ocorra a desvalorização do negócio por situações vinculadas a terceiros que eventualmente usufruam da sua marca.
Consultivo sobre o direito de marca
Considerado o vasto campo que envolve a propriedade intelectual e as divergências de entendimento entre o INPI e o poder judiciário, buscar a orientação jurídica sobre seu caso é mais do que recomendado.
Cada negócio tem suas particularidades e o pedido de registro de marca não é simples, apesar de necessário.
Envolve uma série de exigências do INPI e, caso você não cumpra tais requisitos, poderá perder o direito de registrar sua marca.
Por isso, é altamente recomendável conversar e expor sua situação a um profissional especialista, que lhe irá esclarecer os pontos necessários e a agir de forma mais acertada.
É possível recorrer do direito de precedência ao registro de marcas?
Sim, é possível recorrer do direito de precedência ao registro de marcas.
Inclusive, existem pedidos de anulação do procedimento administrativo no INPI com êxito na esfera judicial, de modo a extinguir o direito de precedência exercido.
Novamente, reforçamos a importância de você estar amparado juridicamente antes mesmo de agir.
Ainda tem dúvidas? Deixe seu comentário, será um prazer lhe orientar.
